Stai per iniziare una nuova attività, la prima cosa da fare è decidere come ti chiamerai sul mercato...deve essere evidentemente un nome che ti renda riconoscibile nel grande mare della concorrenza e che impedisca a terzi di approfittarsi della notorietà e della fama che raggiungerai sul mercato. 

Abbiamo quindi la necessità di pensare al nome dell’azienda e di tradurlo in uno o più marchi.

Attenzione: quando pensi al nome dell’azienda e/o ad un possibile marchio denominativo verifica che il dominio internet corrispondente sia libero nelle estensioni che intendi acquisire (.it, .com, .eu, ecc.).

Il marchio è il segno distintivo col quale le imprese, in qualunque forma siano organizzate, identificano i prodotti, le attività ed i servizi che offrono al pubblico. Esso riesce a differenziare una “azienda” da quelli offerti dai concorrenti, indica che un determinato “prodotto” o “servizio” è prestato dal titolare che garantisce in relazione alla sua origine, al livello di qualità ed affidabilità. 

Per poter procedere alla sua registrazione, il marchio deve essere:

- nuovo, ovvero diverso da qualsiasi altro già registrato e non confondibile con altri marchi e segni distintivi già esistenti o impiegati per individuare prodotti o servizi identici o affini;

- distinguibile, ovvero capace di differenziare un prodotto o servizio da quello di altri;

- lecito, ovvero inidoneo a trarre in inganno i consumatori e non contrario alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume.

Attenzione: anche se pensi di non registrare il nome della tua azienda come marchio, nella scelta del nome sei tenuto a rispettare i requisiti predetti, al fine di non incorrere in possibili azioni legali da parte di terzi (ad esempio dal titolare del marchio al quale ti sei “liberamente ispirato”).

I marchi possono essere di tipo figurativo o denominativo, consistere in un colore particolare, ricollegarsi ad un profumo o suono specifico, costituire un mix dei precedenti.

Affinché però esso possa compiutamente assolvere alle tutela rispetto alle condotte fraudolente di terzi, è necessario procedere alla sua registrazione (nazionale, comunitaria od internazionale) che attribuisce al titolare, oltre al suo uso esclusivo, tutta una serie di diritti inerenti al suo sfruttamento economico.

Dalla registrazione segue infatti per i terzi il divieto di utilizzare indebitamente il marchio o il segno distintivo salvo espressa licenza.

Attenzione: ogni azienda può registrare più marchi o segni, ad esempio è possibile registrare il marchio denominativo per esteso ed eventuali loghi che vengono apposti sui singoli prodotti o servizi.

Il marchio può essere registrato a livello esclusivamente nazionale, europeo o internazionale. La domanda di registrazione di un marchio può essere presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, “lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso” e sia in buona fede (art. 19 C.P.I.). 

Prima di proporre la domanda occorre necessariamente effettuare sia una attenta analisi della conformità del proprio marchio alle prescrizioni di legge, sia un approfondito riscontro dei marchi e dei segni distintivi già registrati e/o utilizzati da altri soggetti, c.d. ricerca di anteriorità.

La ricerca di anteriorità viene svolta sulle apposite banche dati dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) e dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), per verificare che il marchio che si vuole registrare non sia uguale o simile a marchi precedentemente registrati.

Tale ricerca non ti garantisce in modo assoluto dal fatto che titolari di marchi simili già registrati non impugnino la tua domanda, ma costituisce un utile aiuto per la scelta del segno da registrare e soprattutto per la sua differenziazione e caratterizzazione. 

Attenzione: anche se non sei obbligato a rivolgerti ad un legale esperto per registrare il marchio è sempre meglio consultarne uno specializzato che ti supporti e che ti assicuri di non ledere i diritti di terzi. 

La domanda di registrazione di marchi nazionali deve essere presentata su modulo prestabilito al competente Dipartimento delle Camere di Commercio ovvero inviata per posta all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - sede di Roma (UIBM), previo pagamento dei diritti di segreteria e della marca da bollo e versamento del dovuto alla Agenzia delle Entrate mediante il modello F24.

La registrazione dura 10 anni ma può rinnovarsi innumerevolmente per periodi successivi sempre di 10 anni, purché non vengano apportate modifiche. In caso contrario il rinnovo sarà respinto e verrà imposta una diversa e nuova registrazione.

La registrazione del marchio europeo ha una efficacia estesa a tutti i Paesi dell’Unione Europea e deve essere presentata all’EUIPO che ha sede ad Alicante (Spagna).

Non esiste possibilità di limitazioni territoriali in quanto la validità del marchio comunitario viene automaticamente garantita da ogni nuovo Stato che entri a far parte dell’Unione.

Anche il marchio europeo deve rispettare i requisiti di novità, capacità distintiva, liceità. Ha anche esso durata decennale e può essere rinnovato. Il richiedente sarà assistito da un iter burocratico agevolato, dovendo presentare una unica domanda e pagare una unica tassa. 

Anche per il marchio internazionale valgono i medesimi assetti di formalità procedurale e gli stessi vantaggi economici del marchio comunitario. Grazie all’accordo di Madrid del 14 aprile 1891 ed al Protocollo di Madrid del 1989 è possibile entro sei mesi dalla registrazione nazionale effettuare, presso la Camera di Commercio, una richiesta di estensione della validità in più Stati mediante una procedura che, gestita dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (WIPO), assicura la concessione di tante registrazioni nazionali.

Qualunque sia la tipologia di registrazione che vuoi porre in essere, nella domanda devi indicare i codici ATECO delle attività che saranno riferite a quel marchio. 

Attenzione: la registrazione ha efficacia territoriale limitata agli Stati in cui la domanda è depositata e le spese da sostenere aumentano in base al numero di Stati che riconoscono la tutela del marchio.

Le spese aumentano anche in relazione all’aumentare delle attività economiche per le quali viene richiesta la registrazione.

Il titolare del marchio, ovvero chi può vantare diritti sorti anteriormente alla domanda di registrazione di analogo marchio, ha a disposizione un doppio binario di tutela per contrastare l’uso improprio, la contraffazione e l’imitazione del proprio marchio che terzi possono effettuare:

in aggiunta alla tutela giudiziaria ordinaria – azione di contraffazione, risarcimento del danno e tutela penale per il reato di contraffazione – è possibile agire in via amministrativa attraverso il ricorso alla procedura di opposizione nei confronti della registrazione di un marchio – identico o simile – richiesta successivamente da parte di soggetti terzi.

E’ necessario proporre l’opposizione avverso la suddetta registrazione entro tre mesi dalla  data di pubblicazione - sul bollettino ufficiale dei marchi d’impresa - della richiesta di registrazione che si vuole opporre ovvero – nel caso in cui non sia stata pubblicata la domanda - entro tre mesi dalla data di pubblicazione della avvenuta registrazione del marchio, previo deposito in entrambi i casi di atto di opposizione presso l’UIBM o l’EUIPO in relazione alla propria estensione di registrazione.

La domanda di opposizione è redatta sulla base di un modulo standard e deve indicare in modo specifico le ragioni per le quali l’opponente ritiene lesi i propri diritti nonché plausibili i pericoli di confusione, associazione e  contraffazione del proprio marchio. 

Hai deciso come chiamare la tua azienda? Hai definito il marchio dell’azienda o dei prodotti/servizi che offrirai sul mercato?

Bene, ora puoi procedere con la registrazione! Buon lavoro!